专利权权属纠纷中的股东代位诉讼
——康宁电子工程有限公司诉上海泓鎏智能科技有限公司
专利权权属纠纷案
【提要】股东代位诉讼是保护中小股东利益的重要救济手段。在我国2005年《公司法》规定了股东代位诉讼之后，由小股东代位主张专利权权属纠纷的案件并不多见。本案确认了小股东有权对公司与他人的专利权权属纠纷代位起诉的原则，对处理专利权权属纠纷中的股东代位诉讼具有一定的参考价值。
【案情】
原告：康宁电子工程有限公司
被告：上海泓鎏智能科技有限公司
第三人：上海宝康电子控制工程有限公司
上海宝康电子控制工程有限公司(以下简称宝康公司)系于1994年1月11日设立的主要从事智能交通产品制造和集成服务的有限责任公司，股东为原告康宁电子工程有限公司(以下简称康宁公司)与上海宝信软件股份有限公司(以下简称宝信公司)，注册资本为人民币5,000万元，其中康宁公司出资人民币1,250万元，占宝康公司注册资本的25%。案外人徐国明系由宝信公司派驻宝康公司的副总经理。案外人潘建华、蒋松涛、何林海曾为宝康公司正式员工，工龄均超过10年，并与宝康公司签订无固定期限的劳动合同。前述4人于2010年先后从宝康公司处离职。被告上海泓鎏智能科技有限公司(以下简称泓鎏公司)系于2010年2月2日设立的有限责任公司，法定代表人陆吉良曾担任宝康公司董事和总经理。2010年6月29日，泓鎏公司向国家知识产权局申请名称为“一种道路监控摄像机防重影装置”的实用新型专利。2011年1月12日，国家知识产权局授予泓鎏公司该项实用新型专利权，专利号为ZL201020244632.X，发明人为徐国明、潘建华、蒋松涛、何林海。2011年9月9日，宝康公司召开董事会，“关于起诉泓鎏公司侵权行为的决议”经表决未获通过。
2011年9月26日，原告康宁公司向上海市第二中级人民法院提起本案诉讼，称涉案专利系由前述4位案外人在第三人宝康公司任职期间或离职1年内作出的创造或设计，属于在宝康公司履行本职工作的职务发明创造，专利权应归宝康公司所有。原告作为股东，多次向宝康公司请求提起诉讼，但未获得宝康公司董事会通过，故依据公司法等相关规定，请求判令：确认涉案专利权属于第三人宝康公司所有。
被告泓鎏公司辩称：宝康公司董事会表决的事项是向泓鎏公司提起专利侵权诉讼，而不是涉案专利权权属纠纷诉讼，且康宁公司在宝康公司董事会未能通过该项决议后，也未进一步向宝康公司董事会提出请求，因此，康宁公司作为股东没有穷尽公司内部救济，提起代位权诉讼没有法律依据，原告的诉讼主体不适格。此外，涉案专利的4位发明人在宝康公司的职责均与涉案专利无关，且涉案专利的主要发明人在完成涉案专利时已不在宝康公司工作。因此，涉案专利并非宝康公司的职务发明创造。请求驳回原告的诉讼请求。
第三人宝康公司述称：第一，宝康公司对康宁公司作为原告的诉讼主体资格不持异议。宝康公司董事会关于涉案诉讼问题的决议，在文字上表述为对泓鎏公司的侵权诉讼问题，但该决议的真实意思是包括涉案专利权权属纠纷在内的所有侵害宝康公司合法权益的诉讼。第二，同意康宁公司的诉讼请求和所依据的事实与理由。因为涉案专利系宝康公司的职务发明创造，专利权应归宝康公司所有。
【审判】
上海市第二中级人民法院经审理后认为：首先，康宁公司作为原告起诉符合法律规定。在泓鎏公司涉嫌侵犯宝康公司合法权益时，康宁公司作为宝康公司的股东，在诉前向宝康公司董事会提出了起诉泓鎏公司的请求，但宝康公司董事会经表决未能通过康宁公司的请求事项，因此，康宁公司作为宝康公司的股东，为维护宝康公司的利益，以自己的名义起诉泓鎏公司于法有据，确认康宁公司作为原告的主体资格适格。其次，涉案专利权属于宝康公司所有。涉案专利的申请日为2010年6月29日，至该申请日止，涉案专利发明人徐国明、何林海仍是宝康公司员工，潘建华、蒋松涛从宝康公司离职不足1年。综合全案判断，涉案专利系发明人在宝康公司任职期间或从宝康公司离职后1年内完成的与本职工作有关的发明创造，应认定是宝康公司的职务发明创造。因此，涉案专利的专利权依法应归宝康公司所有。法院据此判决涉案专利权归第三人宝康公司所有。
泓鎏公司不服，向上海市高级人民法院提起上诉。上海市高级人民法院审理后判决驳回上诉，维持原判。
【评析】
股东代位诉讼，是指当公司的合法权益受到不法侵害而公司拒绝或怠于提起诉讼时，具备法定资格的股东以自己的名义提起的旨在维护公司利益的诉讼。股东代位诉讼是保护中小股东利益的重要救济手段。在我国2005年《公司法》规定了股东代位诉讼之后，我国法院已受理了较多的股东代位之诉，但由小股东代位主张专利权权属纠纷的案件并不多见。本案的主要法律问题有二：第一，股东代位诉讼在专利权权属纠纷中的适用；第二，职务发明的认定。
一、股东代位诉讼在专利权权属纠纷中的适用
我国《公司法》第一百五十二条第一款规定，“董事、高级管理人员有本法第一百五十条规定的情形的，有限责任公司的股东、股份有限公司连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以书面请求监事会或者不设监事会的有限责任公司的监事向人民法院提起诉讼；监事有本法第一百五十条规定的情形的，前述股东可以书面请求董事会或者不设董事会的有限责任公司的执行董事向人民法院提起诉讼”。第二款规定，“监事会、不设监事会的有限责任公司的监事，或者董事会、执行董事收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼”。第三款规定，“他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼”。
根据《公司法》第一百五十二条，提起股东代位诉讼必须具备三个条件：原告适格、被告适格、经前置程序或情况紧急。
(一)原告适格
有权提起股东代位诉讼的原告为:第一，有限责任公司的股东；第二，股份有限公司连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东。可见，《公司法》对有限责任公司和股份有限公司股东代位诉讼的原告资格作了不同的规定。对于有限责任公司来说，只要是股东，就具备提起股东代位诉讼的资格，对股东的持股时间和持股比例均没而要求；对股份有限公司来说，股东欲提起代位诉讼的，必须满足连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的要求。
宝康公司是限责任公司，康宁公司是宝康公司的股东，因此具备提起股东代位诉讼的原告资格。
(二)被告适格
股东代位诉讼的被告是否适格涉及被告的主体范围和客体范围两方面的问题。被告的主体范围指的是谁是股东代位诉讼的被告，被告的客体范围是指股东据以提起代位诉讼的理由，即股东针对哪些行为或不作为可以提起代位诉讼。1
1、被告的主体范围。我国《公司法》规定的股东代位诉讼被告的主体范围比较宽，包括公司的董事、监事、高级管理人员和其他人。由此可见，任何人都可能成为股东代位诉讼的被告。本案当中，泓鎏公司为宝康公司董监高之外的其他人，能够成为股东代位诉讼被告的主体。
2、被告的客体范围。我国股东代位诉讼被告的客体范围包括：(1)董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的；(2)他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的。本案为专利权权属纠纷，有观点认为，专利权权属纠纷并非侵权赔偿纠纷，不能提起股东代位诉讼。然而，从《公司法》第一百五十二条的条文来看，不能得出权属争议不能提起代位诉讼的结论，而且既然侵权赔偿纠纷股东可以代位诉讼，根据“举轻明重”的法理原则，对于专利权权属纠纷股东应该有权代位诉讼。2《最高人民法院公报》2008年第1期刊载的吴林祥、陈华南诉翟晓明专利权纠纷案也确认了专利申请权纠纷可以提起股东代位诉讼。因此，本案专利权权属纠纷能够成为股东代位诉讼被告的客体范围。
(三)经前置程序或情况紧急
我国《公司法》规定第一百五十二条规定，股东必须以书面形式向公司机关提出请求，只有在公司机关收到请求后拒绝提起诉讼或30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害等情形下，股东才能以自己的名义提起代位诉讼。本案当中，康宁公司在诉前向宝康公司董事会提出了起诉泓鎏公司的请求，但宝康公司董事会经表决未能通过康宁公司的请求事项。泓鎏公司辩称，宝康公司董事会表决的事项是向泓鎏公司提起专利侵权诉讼，而不是涉案专利权权属纠纷诉讼，且康宁公司在宝康公司董事会未能通过该项决议后，也未进一步向宝康公司监事会提出请求，因此，康宁公司作为股东没有穷尽公司内部救济，提起代位权诉讼没有法律依据。我们认为，鉴于宝康公司在庭审中表示其董事会表决的相关事项实际已包括本案专利权权属纠纷，因此，应该认定宝康公司董事会收到康宁公司的请求后拒绝对涉案专利权权属纠纷提起诉讼。对于是否需要进一步向宝康公司监事会提出请求的问题，我们认为，在他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的情形下，股东只需向董事会或监事会之一提出请求即可，因为董事会和监事会都是公司的法定机构，各自依法在职责范围内作出的决定都应当视为公司的决定，均代表公司的意志。在宝康公司董事会拒绝对涉案专利权权属纠纷提起诉讼的情况下，康宁公司即可直接向人民法院提起股东代位诉讼，无需进一步向监事会提出请求。
二、职务发明的认定
我国《专利法》第六条第一款规定，“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人”。我国《专利法实施细则》第十二条第一款规定，“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：(一)在本职工作中作出的发明创造；……(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”。
在本案中，涉案专利的申请日为2010年6月29日，至该申请日止，涉案专利发明人徐国明、何林海仍是宝康公司员工，潘建华、蒋松涛从宝康公司离职不足1年，因此，涉案专利系发明人在宝康公司任职期间或从宝康公司离职后1年内完成的发明创造。其次，鉴于徐国明曾在宝康公司担任副总经理职务，分管开发部、市场部、采购部、制造部、技防工程部；潘建华曾在宝康公司先后担任制造部部门经理、高级质量总监、高级专业技术总监等职务；蒋松涛曾在宝康公司担任技术开发部总工程师、高级专业技术总监等职务；何林海曾在宝康公司先后担任交通工程部部门经理、公司副总工程师等职务，因此，涉案专利发明人在宝康公司的职责均与宝康公司的相关技术工作有关。此外，涉案专利产品系宝康公司开发的道路监测系统中的相关产品，涉案专利的4位发明人在宝康公司任职期间，均完成了多项与道路监测系统相关的职务发明创造成果。在泓鎏公司没有举证证明涉案专利系4位发明人在泓鎏公司完成的职务发明创造的情况下，应当认定涉案专利与4位发明人在宝康公司的职务有关。综上，涉案专利系发明人在宝康公司任职期间或从宝康公司离职后1年内完成的与本职工作有关的发明创造，应认定为宝康公司的职务发明创造。因此，涉案专利的专利权依法应归宝康公司所有。
本案确认了小股东有权对专利权权属纠纷代位起诉的原则，对于同类案件的处理具有重要的参考价值。
【附录】
作者：寿仲良，上海市第二中级人民法院民五庭审判员
黄文旭，原上海市第二中级人民法院研究室调研助理、法学博士